消したが新しい拒絶理由が発見されて特許出願人に意見を求めたが、その意見も採用できないと判 断した場合においては、前記の特許異議申し立てを認める場合と同様その審判請求書は、特許庁長 官を経由して審判部 ( 回送する。このとき手続補正書の提出があったものについてはなぜ回送する か審査官が理由をつけることになっている。 審判官による審理 特許庁長官を経由して審判請求書が審判部へ回送されたときは、特許庁長官は審判官を指定して その請求書を審理させる。審判の審理は三人の審判官 ( うち一人は審判長 ) により行なわれる。こ のようにして、はじめて三人の審判官により特許可否の審理が合議体の形式で慎重に行なわれるわ けであるが、そこで特許できないものは拒絶する旨の審決がなされ、特許できるものは出願公告の 決定がなされ、すでに出願公告済みのものは特許すべき旨の審決がなされ、さらに特許異議申し立 てについての異議決定がなされていないものについては異議決定を行よ、 / オ > 、かっ特許可否の審決を することになる。 審決に対する訴え 特許出願について拒絶する旨の審決が行なわれたときは、特許出願人は原則としてその審決の謄 本送達後三十日以内に、その審決の取り消しを東京高等裁判所に提起することができる。 その高等裁判所の判決に不服の場合は、最高裁判所へその判決後十四日以内に上告することがで 122

十九条第一項 ( 第百七十四条第一項において準用ことができる。 する場合を含む。 ) 及び第百六十一条の三第一項 ( 手数料 ) において準用する場合を含む。 ) の規定による却第百九十五条別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同 下の決定 表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定め 四出願公告後における願書に添附した明細書又は る額の手数料を納付しなければならない。 図面の補正 2 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後に 四の二出願公開後における願書に添附した明細書おいて、当該特許出願の願書に添附した明細書につ 又は図面の補正 ( 第十七条の二第一号又は第二号 いてした補正又は補正の却下により特許請求の範囲 の規定によりしたものに限る。 ) に記載した発明の数が増加したときは、その増加し 五特許権の消滅 ( 存続期間の満了によるもの及び た発明について前項の規定により納付すべき出願審 第百十二条第三項の規定によるものを除く。 ) 査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特 六審判若しくは再審の請求若しくはその取下又は許出願人が納付しなければならない。 審判若しくは再審の確定審決 3 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納 七裁定の請求若しくはその取下又は裁定 付すべき者が国であるときは適用しない。 八第百七十八条第一項の訴についての確定判決 4 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還 ( 書類の提出等 ) する。 第百九十四条特許庁長官又は審査官は、当事者に対 5 前項の規定による手数料の返還は、納付した日か し、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理すら一年を経過した後は、請求することができない。 るため必要な書類その他の物件の提出を求めること ( 行政不服審査法による不服申立ての制限 ) ができる。 第百九十五条の三補正の却下の決定、査定、審決及 特許庁長官又は審査官は、関係行政機関又は学校び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法 その他の団体に対して審査に必要な調査を依頼する律の規定により不服を申し立てることができないこ 272

としては出願の権利化を要求しないものが、少なくないからである。 出願審査の請求は、原則として、特許出願の日から七年以内に一件につき普通約八千円を納付し て、また、実用新案出願の場合は、出願の日から四年以内に一件につき四千五百円を納付して行な 一つことになる。 この制度を要約すれば、出願をしても審査をする必要がないものは、そのまま審査をしないで取 り下げたことになる。その推定数は、出願件数の約二〇 % 程度ではないかといわれているが、この 審査をしなかった分だけ審査の手数が省けて、他の審査が促進されるというわけである。 なお、審査請求については、あとで詳しく説明する ( 九八、一四八。ヘージ参照 ) 。 審査前置制度 ( 第百六十一条の二ー四 ) れ 正特許庁に請求される審判件数のうち、拒絶査定不服に関する審判件数はその約九〇 % である ( 注 ) 。 改 はこの審判請求件数は出願件数の増加に比例して年々増大しているが、これを処理する件数を大きく 許上回っている。そのため審判処理の遅延は、審査の場合と同様に、滞貨として毎年累増を続けてい ところでこの審査系審判では、審査の段階で拒絶の原因となった部分について、補正をして権利 5 を得ようとする例が多く、また実際、審判で特許になった例のほとんどはその補正をしたための

Ⅳ 出願から特許までの手続き 特許出願から特許になるまでの経路図 条約出願 の優先日 特許出願 出願受付け 願書番号通知 方式審査 18 月 出願無効 異議立て 東京地方裁判所 ( 補正なし 方式補正指令 補正提出 分類審査 - 出願公開 ( なしト出願審査請求 ~ あリ 出 取 げ 補正却下 と み 審判請求 な す 拒絶理由通知 ( 意見なし ) 意見 提出 拒絶査定 ( 審判請求なし ) 審判請求あり 補正書提出 特許異議申立て 審査官の審査 答弁書 出願公告決定 特許異議決定 出願公告特許異議申立て 異 異 答弁書 議 議 否 ( 特許否認 内容審査 ( 特許容認 ) 出願公告決定 出願公告 ( 補正なし ( 審判請求否認 特許異議否認の決定 異議容認 特許庁長官 審判官の審理 特許査定 特許料納付 特許原簿登録 特許証交付 ( 注 ) ロは特許庁の行為を示す。 東京高等裁判戸斤 最高裁判所 85

5 特許出願の内容審査 特許出願書類の形式をみる方式審査に対し、その出願が特許できるか否かについて審査官や審判 官が審査 ( 審理 ) することを内容審査または実体審査という。 内容審査は、あくまで出願審査の請求がなされたものについて行なわれ、特許を認めるか否かに より、その後の手順は次のように変わってくる。 出願の内容審査は、特許庁長官の命を受けて一定の資格を有する審査官が行なうのであるが、こ の審査官は一見独任制の官庁のように、独自の判断で審査をすることが認められている。 手なお、内容審査においては、どんなに出願審査の請求が早く行なわれても、旧法出願 ( 昭和四十 で五年十二月三十一日までに特許出願されたもの ) の方が新法施行後の出願より先に審査されるの 許で、現状では、どうしても新法出願の審査は、それらの旧法出願の審査が終わるまで三、四年かか らることになる。 ( 注 ) 旧法出願は、出願審査の請求がなくても、従来通り自動的に審査しなければならないことになって いる。 105

条第一項の審判には、適用しない。 2 審査官は、前項に規定する場合を除き、前条第一 第百六十一条のニ特許庁長官は、第百二十一条第一項において準用する第五十四条第一項の規定による 項の審判の請求があった場合において、その日から 却下の決定又は前条第三項において準用する第五十 三十日以内にその請求に係る特許出願の願書に添附八条第一項の決定をしてはならない。 3 審査官は、第一項に規定する場合を除き、当該審 した明細書又は図面について補正があったときは、 審査官にその請求を審査させなければならない。次判の請求について査定をすることなくその審査の結 条第三項において準用する第五十五条第一項の申立果を特許庁長官に報告しなければならない。 てがあったときも、同様とする。 ( 補正の却下の決定に対する審判の特則 ) 第百六十一条の三第四十七条第一一項、第四十八条、第百六十ニ条第百二十二条第一項の審判において決 第五十三条、第五十四条及び第六十五条の規定は、 定を取り消すべき旨の審決があった場合における判 前条の規定による審査に準用する。 断は、その事件について審査官を拘東する。 2 第五十条及び第六十四条の規定は、前条の規定に第百六十三条第百三十四条第一項及び第二項、第百 よる審査において審判の請求に係る査定の理由と異四十八条並びに第百四十九条の規定は、第百二十二 なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。 条第一項の審判には、適用しない。 3 第五十一条から第五十二条の二まで、第五十五条 ( 審決の効力 ) から第六十条まで及び第六十二条から第六十四条ま第百六十七条何人も、第百二十三条第一項又は第百 での規定は、前条の規定による審査において審判の 二十九条第一項の審判の確定審決の登録があったと 請求を理由があるとする場合に準用する。 きは、同一の事実及び同一の証拠に基いてその審判 録第百六十一条の四審査官は、前条第三項において準を請求することができない。 用する第六十条又は第六十二条の規定により特許を ( 訴訟との関係 ) 付すべき旨の査定をするときは、審判の請求に係る拒第百六十八条審判において必要があるときは、他の 絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。 審判の審決が確定し又は訴訟手続が完結するまでそ

ようである。そこで、拒絶査定不服審判の請求があった場合、その請求の日から三十日以内に明細 書または図面について補正があったときは ( その出願について審査の段階で出願公告がなされたと きはこの補正はできない ) 、その審判請求は審判官のところに回さないで、前審の審査官に回して 再度審査をすることになった。これが「審査前置制度」である。 審判が請求された事件について、その当該事件の内容を最もよくわかっているのはその審査官で ある。したがって出願人 ( 審判請求人 ) が明細書などの補正をしてきた場合、これにもとづいて再 審査するのは、元の審査官が記憶も新しいし、いちばん能率的であるというのがこの新制度の利点 である。 この制度による再審査の要領は、ほとんど審査の場合と同様である。これについては、出願手続 きのところで詳説する ( 一二〇。ヘージ参照 ) 。なお、この制度により補正で特許される場合は、従 来の審判によるものよりずっと早く権利が得られるわけである。 ( 注 ) 昭和四十四年末の審判未済総件数は四万三千九百四十四件、そのうち拒絶査定不服の件数は四万一一 百四十七件 ( 九一 % 以上 ) で、その内訳は特許二万一千六百十三件、実用新案一万三千八百六十九件、 意匠二千六百六十三件、商標一一千百一一件である。 先願の範囲の拡大 ( 第二十九条の一 D 一度出願公告になった後、または出願公開がされた後、その後の同一発明の出願は新規性がない

書も補正書も提出がないときは、その出願について拒絶査定を行なうわけである。 しかし、意見書や手続補正書を見て、なるほどこれは特許すべきものだと思い直すときは、その 出願について出願公告すべき旨の決定がなされる。出願公告になったあとは、特許を認めるルート に乗って手続きが進行される。 拒絶査定不服の審判請求 審査前置制度 この制度も、前に述べた通り、今回の改正により設けられたものである。特許出願に対して拒絶 査定謄本が送達されたときは、その送達の日から原則として三十日以内に、拒絶査定不服の審判を 請求することができる ( 審判請求書の様式は一二三ページ参照 ) 。 この場合、発明の構成や作用効果が十分に記述されていなかったり、特許請求の範囲が広すぎ て、ばく然としてそれだけでは発明未完成だとされたり、あるいは複数の発明を一の請求範囲に記 載したため、それが一発明一出願の原則に違反するとされたりして拒絶査定を招いたと思うとき は、特許出願人はこの審判請求後三十日以内に明細書または図面を補正するための手続補正書を提 出することができる。しかし、すでに出願公告がなされた後は、この補正は認められない。 このように、審判請求に際し手続補正書が提出されると、その審判請求書は前の審査官のところ 120

から第五十八条まで、第六十条から第六十二条まで 一審判の番号 一一当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び第六十四条の規定は、第百二十一条第一項の審 判の請求を理由があるとする場合に準用する。この 及び住所又は居所 場合において、第五十七条中「審査官」とあるの 三審判事件の表示 は、「審判長ーと読み替えるものとする。 四審決の結論及び理由 五審決の年月日 4 第百二十一条第一項の審判の請求を理由があると 3 特許庁長官は、審決があったときは、審決の謄本する場合において、その特許出願についてすでに出 願公告があったときは、前項の規定にかかわらず、 を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申 さらに出願公告をすることなく、審決をしなければ 請を拒否された者に送達しなければならない。 ならない。 ( 拒絶査定に対する審判における特則 ) 第百五十八条審査においてした手続は、第百二十一 5 第三項において準用する第五十五条第一項の申立 条第一項の審判においても、その効力を有する。 があったときは、第百二十一条第一項の審判の審判 官が審判により決定をする。 第百五十九条第五十三条及び第五十四条の規定は、 第百二十一条第一項の審判に準用する。この場合に第百六十条第百二十一条第一項の審判において査定 おいて、第五十三条第七項中「第百二十二条第一項を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決 をすることができる。 の審判を請求したとき」とあるのは、「第百七十八 条第一項の訴を提起したときーと読み替えるものと 2 前項の審決があった場合における判断は、その事 件について審査官を拘東する。 2 第五十条及び第六十四条の規定は、第百二十一条 3 第一項の審決をするときは、前条第三項の規定 第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理は、適用しない。 由を発見した場合に準用する。 第百六十一条第百三十四条第一項及び第二項、第百 3 第五十一条から第五十二条の二まで、第五十五条四十八条並びに第百四十九条の規定は、第百二十一

の権利はいらないが、他人に権利をとられたくない、いわゆる「防衛出願ーというものがあり、こ の防衛出願について特許庁では手間をかけて審査する必要はないから、あらためて権利のほしい人 には審査請求を求めるというわけである。 では、この防衛出願を審査しないことによって、どれくらい特許庁の審査件数を減らすことがで きるかというと、一説によれば大体出願件数の約二〇 % 程度ではないかといわれている。とする と、約二〇 % 程度の審査省略のために、ほかの八〇 % の出願がこんな手数をさらにかけなければな らないのはどうかという論もないわけではない。しかし、ともかく、この制度によれば、審査の請 占 ( る求をしなければ審査の手続きが進まないし、また審査は出願審査の請求順に行なわれるので、一日 意も早く審査を受けて権利を得たいと望むならば ( 出願人の大多数はそれを望んでいるはずである ) 、 方特許出願と同時に出願審査の請求をすることである。 の出願後に請求する場合 利出願審査の請求は、法規上出願してから七年以内に行なえばいいので、①自分としてはその発明 法は権利にならなくてもいいが、他人に特許をとられて自己の自由な製造販売活動が阻害されると困 特るので、自己防衛の意味で特許出願するとか、②当初は必要な発明と思って出願したが、経済情勢 や市場の要求の変化、それに代わる新技術の登場などによりその発明は不要となる懸念のある場合 などには、出願時にわざわざ出願審査の請求をする必要はないし、必要か不必要かは、出願か